Contratti di Fornitura

Lunedì 11 Marzo 2024 si è tenuto il secondo evento del CDT Club Dirigenti Tecnici nella sede del Centro Congressi dell’Unione Industriali Torino. Anche questo evento indirizzato specificamente alle Aziende PMI e ai professionisti della materia “proprietà intellettuale” e come proteggerla con accordi mirati.

La conferenza ha riguardato quindi gli accorgimenti su cui prestare attenzione nella definizione e stipula di contratti di fornitura.

Il VP e membro del Direttivo Club Dirigenti Tecnici Zaverio Lazzero, organizzatore dell’incontro, apre le attività segnalando la preziosa collaborazione ottenuta dall’Associazione Piccola Industria di Unione Industriali di Torino e passa la parola al Presidente del  Club Dirigenti Tecnici Antonio Errichiello che formula un caloroso benvenuto ai Relatori ed ai partecipanti, ricordando l’importanza del tema e della necessità di una corretta gestione della stesura di contratti, nello specifico di sviluppo e di fornitura di prestazioni specialistiche.
Il Presidente tiene a sottolineare che l’evento riveste rilevanza vista la designazione di Torino come Capitale della Cultura d’Impresa nel 2024, per tutto quello che storicamente ha rappresentato industrialmente questa città e questo territorio nel suo insieme.  IL CDT, ricorda Errichiello, si farà carico di ricordare ad ogni evento CDT e per tutto l’anno, l’importanza di Torino per questa designazione per tutto il 2024.

L’avvio dei lavori è presieduto dal VP Luca Sburlati che entra nel merito dei piani di sviluppo che l’Associazione Piccola Industria di Torino si è data con la mappa della crescita

L’intervento esalta l’indirizzo che simili attività trovano nel progetto più ampio di Piccola Industria che si prefigge l’obiettivo di crescita per le PMI con vari percorsi. Tra questi la maggiore consapevolezza e competenza nella stesura di progetti che hanno come finalità la cessione o l’acquisizione di prestazioni specialistiche.
Ricorda che allo scopo sono appunto definite e in via di diffusione le normative ISO 56000 dove all’interno degli standard si trovano le linee guida per gestire le partnership di innovazione, ossia le collaborazioni con enti terzi finalizzate allo sviluppo di progetti congiunti di innovazione.

La parola passa poi ai relatori sul tema specifico:

• Dott. ssa Laura Marengo, Dirigente dell’Ufficio Area Legale dell’Unione Industriali di Torino
• Avvocato Claudio Costa, consulente legale dello Studio Torta, esperto di contrattualistica aziendale

L’Avvocato Costa inoltre sottolinea l’importanza della valorizzazione economica delle informazioni riservate, ed accenna alle normative ISO sulla gestione dell’innovazione, ed in particolare a:

• la norma UNI EN ISO 56002:2021 – sistema di gestione dell’innovazione – guida
• la norma UNI EN ISO 56003:2021 – strumenti e metodi per le partnership per l’innovazione – guida
• la norma UNI EN ISO 56005:2021 – strumenti e metodi per la gestione della proprietà intellettuale – guida

Le NDA (Non Disclosure Agreement) trattate in precedenza sono definite come “un accordo mediante il quale una o più parti si impegnano a mantenere confidenziali determinate informazioni”: è un accordo a sé stante, preliminare, nel quale le parti si accordano sulla possibilità di scambiare in maniera protetta e riservata le informazioni che serviranno successivamente a definire il vero contratto di lavoro.

Le considerazioni richiamate nei patti di riservatezza stanno a definire le caratteristiche generali dell’accordo di NDA.  L’oggetto, specificato con chiarezza per lo scopo, permetta di individuare l’oggetto del segreto senza rivelarne tuttavia in pienezza di dettaglio le caratteristiche.

Il contratto di fornitura (di prestazioni o di beni) che segue andrà invece a definire più nel dettaglio le attività da eseguire e comunicherà, in tutto o in parte, le caratteristiche di quanto debba essere sviluppato (contratto di studio) o realizzato (contratto di fornitura) permettendo alle parti, ormai vincolate dai patti di riservatezza, di comunicare in modo maggiormente trasparente.

L’Avvocato Laura Marengo inizia fornendo le indicazioni sulle procedure per poi, assieme all’Avvocato Costa, andare nei dettagli esplicitando le diverse forme contrattuali di fornitura tra imprese:

• Vendite
• Appalti di opere o servizi
• Subfornitura
• Contratto d’opera

La vendita: l’art. 1470 del Codice Civile indica la vendita come contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Ma esistono varie tipologie di fornitura. Accanto alla vendita, con la quale si compra un prodotto o un servizio a listino (standard), già completo e definito, esiste la possibilità di ricorrere a un appalto, con il quale si commissiona ad un imprenditore un’opera o un servizio, limitandosi ad indicare il risultato che si vuole ottenere.

Appalto privato: L’articolo 1655 del Codice Civile indica il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Subfornitura. Questo tipo di contratto è stipulato tra un’impresa (committente) e un’altra impresa, di dimensioni minori (subfornitore). Il committente invece di provvedere in proprio a tutte le fasi di produzione, si avvale di altre imprese per la produzione di parti del prodotto finale impartendo istruzioni ed anche fornendo materiali al fornitore. Sono tutte ipotesi in cui il know-how tecnologico appartiene al committente; la giurisprudenza, infatti, parla di “dipendenza tecnologica”.
Elementi essenziali nella stipula di un contratto di subfornitura la forma scritta; pena la nullità. Inoltre, i termini di pagamento costituiscono elemento di validità: max 60 gg dalla consegna o dall’esecuzione della prestazione.
Sono considerate altre tutele come quelle relative alla disdetta del rapporto contrattuale, abuso di dipendenza economica e in materia di proprietà industriale. È nullo il patto con cui il committente acquisisca diritti di privativa industriale e intellettuale senza congruo corrispettivo al subfornitore.

Contratto d’opera (le cosiddette partite IVA): Possono essere di fornitura di beni o di servizi.

L’art. 2222 del Codice Civile regolamenta quando una persona si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, verso un corrispettivo

Art. 2230 del Codice Civile regolamenta un contratto d’opera professionale. Qui il contratto ha per oggetto una prestazione d’opera intellettuale ed è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili, dalle disposizioni del contratto d’opera (es professionisti iscritti agli albi professionali).
Qui si inseriscono le attenzioni da prestare ai diritti di privativa industriale e intellettuale.

A questo punto l’Avvocato Costa entra nel merito delle forme contrattuali nello sviluppo di nuovi prodotti o di miglioramento di quelli esistenti attraverso processi di “innovazione”; si identifica una prima suddivisione dove l’attività di sviluppo possa essere

• Interna all’azienda
• Esterna all’azienda con contratti di Ricerca e Sviluppo

Nell’attività interna, possiamo identificare l’attività di ricerca e sviluppo (R&S) pianificata, oppure con le competenze acquisite dall’esperienza (lerning by doing).

Nei contratti di sviluppo commissionati a terzi possiamo suddividere

• Contratti per studi di fattibilità
  – si tratta di acquisire una opinione preliminare di fattibilità –
• Contratti di progettazione
  – viene sviluppato un concept –
• Contratti di prototipazione
  – viene realizzato un prototipo o un dimostratore di laboratorio –
• Contratti di industrializzazione
  – viene realizzato e portato a termine un prodotto industriale –
• Contratti di fornitura / sub-fornitura
  – dove si completa l’acquisto dei prodotti –

Occorre identificare correttamente il valore dell’innovazione; questa è tale se porta vantaggi competitivi e può essere tesa a ridurre i costi di produzione (ridurre i prezzi e incrementare i volumi di vendita, o mantenere i prezzi ed accrescere i margini di profitto) o migliorare la qualità del prodotto.

Attenzione: l’innovazione per non essere un esercizio astratto e non essere sufficiente a creare valore, deve esistere un «bene» e le conoscenze create nello sviluppo dei prodotti devono essere

• identificabili
• incorporate in un supporto
  (cartaceo, informatico, campioni, prototipi, componenti o prodotti)
• Le conoscenze devono potere circolare autonomamente

Inoltre, le conoscenze acquisite devo essere giuridicamente protette.
L’innovazione è un presupposto, ma non è sufficiente; le conoscenze non protette possono essere imitate e usate dai concorrenti. Quindi le conoscenze dovranno essere protette con i diritti di proprietà industriale e intellettuale (brevetti, know-how, design, software, marchi).

Lo sviluppo di nuovi prodotti genera beni materiali e beni immateriali. Tra i beni materiali possiamo considerare impianti e macchinari, attrezzature, materie prime, componenti, semilavorati, prodotti.
Tra i beni immateriali gli strumenti che tutelano giuridicamente i beni materiali come brevetti, segreti o know-how, design, marchi, software.

Entrambi sono importanti e contribuiscono al valore aziendale come nel caso dei cosiddetti intagibles (beni intangibili, non fisici) al punto che per diverse aziende operanti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni, questi beni sono diventati gradualmente preponderanti rispetto ai beni fisici (tangibles). Uno studio di Standard & Poor applicato alle 500 maggiori aziende virtuose (The S&P 500 Index) evidenzia come negli ultimi decenni il valore degli intangibles abbia di gran lunga superato quello dei tangibles ribaltandone le proporzioni.

Nei contratti di R&S, rileviamo due forme:

1. paid-for R&D – Contratto di commissione della R&S dietro corrispettivo (con fornitori di prodotti e servizi)
2. Joint R&D – Contratto di R&S in comune (con un partner tecnologico)

In un progetto:

nelle clausole relative al progetto importante la definizione del progetto con l’oggetto del contratto: «Il presente contratto ha per oggetto un progetto relativo a …»
Inoltre è importante, ai fini di non sovraccaricare il contratto in sé, definire specificatamente le caratteristiche date o attese del prodotto raccogliendole in un allegato. Così come in un ulteriore allegato possono essere riassunte le fasi del progetto al fine di garantirne l’esecuzione nei tempi e modalità previste (work plan con le fasi del progetto e tasks delle parti).

Importanti sono anche le clausole di esecuzione del progetto con gli obiettivi (es. realizzare un prodotto con certe specifiche e performance), durata delle milestones e del progetto / Criteri per passare alla fase successiva, tasks delle parti, realizzazione di prototipi, campioni e relativi test; quindi le informazioni (report e campioni finali) fino alla approvazione del prodotto ed eventuale accordo di fornitura del prodotto.

Le clausole sulla proprietà industriale sono fondamentali gli aspetti relativi al Background che identifica ciascuna parte resta titolare del proprio Background; cioè le conoscenze e le competenze di proprietà delle parti. Possono anche essere concessi i diritti d’uso del Background per lo sfruttamento dei Risultati (anche indicati come foreground). Di questi la TITOLARITA’ ( titolarità di chi ha generato il risultato, titolarità del solo committente, contitolarità tra le parti) e i diritti d’uso.

Il diritto d’uso può essere non esclusivo di entrambe le parti, oppure esclusivo del committente o ancora esclusivo di ciascuna parte nel proprio settore merceologico.

In chiusura, l’Avvocato Marengo pone la questione sul quadro normativo e nello specifico il Codice sulla Proprietà industriale come trattato nel D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e nello specifico il tema delle invenzioni.

Invenzioni di servizio

L’articolo 64, 1.o comma, prevede: l’invenzione industriale è realizzata nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, in cui l’attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita.

I diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro.
Al dipendente inventore appartiene esclusivamente il diritto morale di esserne riconosciuto autore.

Attenzione alla redazione del contratto di lavoro; il rischio è di ricadere nelle invenzioni di azienda (onerose per il datore di lavoro).

Invenzioni d’azienda
L’articolo 64, 2.o comma, considera invece l’invenzione industriale; questa è fatta nell’esecuzione o nell’adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego in cui l’attività inventiva non è specificamente prevista come oggetto del contratto.
In questi casi, I diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione appartengono al datore di lavoro; al dipendente inventore: equo premio se non è a tale scopo specificatamente retribuito e se il datore di lavoro ottiene il brevetto o utilizzi l’invenzione in regime di segretezza industriale.

Per ottenere riconosciuto l’equo premio, deve essere chiara l’importanza dell’invenzione, essere chiare le mansioni svolte (non rientrano quindi specifiche mansioni afferenti l’attività di sviluppo e di ricerca o di progettazione), la retribuzione percepita dall’inventore e il contributo ricevuto dall’organizzazione del datore di lavoro.
in altre parole, Il compenso previsto per l’inventore-dipendente è  un equo  premio, pertanto non è prevista una proporzionalità lineare con i vantaggi derivanti dall’impiego dell’invenzione.
Attenzione ai contratti di lavoro in fase di instaurazione del rapporto e valutare l’eventuale inserimento dell’attività inventiva nel contratto.

Esiste poi un ulteriore condizione di Invenzioni occasionali come riconosciute nell’articolo 64, 3.o comma: invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro ma al di fuori dell’obbligazione lavorativa. In questo caso il datore di lavoro ha il diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo, dell’invenzione o per l’acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’esterno.

Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera l’invenzione industriale sia fatta durante l’esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d’impiego e per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l’inventore ha lasciato l’azienda privata o l’amministrazione pubblica nel cui campo di attività l’invenzione rientra.

Infine, a proposito di disegni e modelli industriali, salvo patto contrario, la registrazione per disegni e modelli, che siano opera di dipendenti, e tale opera rientri tra le loro mansioni, spetta al datore di lavoro. Fermo restando il diritto del dipendente di essere riconosciuto come autore del disegno o modello e di fare inserire il suo nome nell’attestato di registrazione.

Allo stesso modo, anche la legge sul diritto di autore (L. 633/1941), specifica che “salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro” e ancora “Salvo patto contrario, qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera”.

L’evento si è chiuso con il tradizionale aperitivo di networking, durante il quale è stato nuovamente espresso da più parti l’interesse per l’argomento specifico e la sua fondamentale importanza nella cultura di impresa e nella prospettiva di crescita

Redazione a cura di Zaverio Lazzero, VP e Socio CDT  e coordinatore del Team PMI

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