Patti di riservatezza – NDA

Il 30 gennaio ha avuto luogo il primo evento del CDT del 2024, c/o le Sale Sindacali dell’Unione Industriali Torino. Ancora un volta un evento indirizzato specificamente alle Aziende PMI e ai professionisti della materia “proprietà intellettuale” e come proteggerla con accordi mirati.

La conferenza ha riguardato quindi le strategie per la tutela della tecnologia e del know-how di impresa e si apre con l’intervento di Zaverio Lazzero, VP e membro del Direttivo Club Dirigenti Tecnici, ed organizzatore dell’evento, che presenta e ringrazia i Relatori:

• Dott. ssa Laura Marengo, Dirigente Legale dell’Unione Industriali di Torino
• Claudio Costa, consulente legale dello Studio Torta, esperto di contrattualistica aziendale

Viene data la parola in apertura al Presidente del  Club Dirigenti Tecnici Antonio Errichiello che formula un caloroso benvenuto ai Relatori ed ai partecipanti, ricordando l’importanza del tema della segretezza per l’ambito industriale piemontese, tradizionalmente e storicamente creativo, ma spesso non sufficientemente attento alla protezione del proprio know-how.

Il Presidente tiene a sottolineare che l’evento riveste ancora maggiore rilevanza vista la designazione di Torino come Capitale della Cultura d’Impresa nel 2024, per tutto quello che storicamente ha rappresentato industrialmente questa città e questo territorio nel suo insieme.  IL CDT, ricorda Errichiello, si farà carico di ricordare ad ogni evento CDT e per tutto l’anno, l’importanza di Torino per questa designazione per tutto il 2024.

Infine il Presidente, nel ringraziare l’organizzazione dell’evento guidata dal VP Lazzero, ricorda l’importanza della conferenza della serata che intende informare e coinvolgere gli imprenditori sulla necessità di proteggere il know-how della propria azienda, in un mondo in cui la tecnologia facilita e velocizza lo scambio di informazioni prescindendo dalla necessaria preventiva riflessione sulle ragioni ed i rischi che esso può implicare.

Dopo le premesse iniziali inizia la Conferenza da parte dei due Relatori.

Laura Marengo inizia fornendo un quadro d’insieme per poi, assieme a Claudio Costa, andare nei dettagli fornendo consigli operativi di diretta utilità. Ciò che appare evidente è il contrasto tra il quadro normativo italiano, uno dei più avanzati in Europa, e la scarsa propensione delle imprese a valutare e preservare il valore economico delle proprie informazioni riservate. Le informazioni riservate sono costituite da una pluralità di documenti e di metodologie (come ad esempio documentazione brevettuale, progettuale, produttiva e di assistenza tecnica, codici sorgente, procedure operative, istruzioni di lavoro, strumenti personalizzati ed ottimizzati per i processi industriali, indagini di mercato, portafoglio clienti, problematiche qualitative, organizzazione tecnica e commerciale, etc.).  Per la loro protezione gli strumenti sono molteplici, dai patti di riservatezza alle clausole contrattuali, dalle policies aziendali agli NDA, e vanno utilizzati sia all’interno (coinvolgendo i propri dipendenti) che all’esterno (verso i fornitori, partners commerciali, etc.) della propria organizzazione. Laura Marengo cita l’articolo 98 del Codice della Proprietà industriale, che definisce l’oggetto della tutela del segreto commerciale, ovvero tutto il complesso di informazioni e di esperienze aziendali che sono soggette al legittimo controllo dell’imprenditore, che devono essere segrete, e che per il fatto stesso di essere segrete hanno valore economico.  L’articolo 99 definisce come viene esercitata la tutela dei segreti commerciali, che secondo la giurisprudenza viene garantita prima di tutto dalla loro protezione fisica, che ne implica la custodia atta al mantenimento della loro segretezza, e dalla loro protezione giuridica, la cui ossatura è costituita dagli accordi di riservatezza, di non concorrenza, NDA, etc.

Laura Marengo passa in seguito la parola a Claudio Costa, la cui presentazione è focalizzata sulle metodologie di controllo delle informazioni riservate nei confronti di terzi, in particolare fornitori, clienti. Claudio Costa sottolinea l’importanza della valorizzazione economica delle informazioni riservate, per cui auspica una trattazione specifica, ed accenna alle normative ISO sulla gestione dell’innovazione, ed in particolare a:

• la norma UNI EN ISO 56002:2021 – sistema di gestione dell’innovazione – guida
• la norma UNI EN ISO 56003:2021 – strumenti e metodi per le partnership per l’innovazione – guida
• la norma UNI EN ISO 56005:2021 – strumenti e metodi per la gestione della proprietà intellettuale – guida

L’adozione di procedure atte alla gestione dell’innovazione costituisce un punto di valore per le aziende che le utilizzano rispetto a quelle che non le utilizzano. L’innovazione può essere prodotta non solo in modo scientifico ed organizzato da teams dedicati di Ricerca & Sviluppo, ma anche attraverso le pratiche quotidiane di gestione del prodotto che permettono il cosiddetto “Learning by Doing”. Se non esistono procedure per scoprire e valorizzare tale innovazione, l’impresa sarà privata del valore che questa innovazione può produrre (ovvero “un campo non coltivato”). Analogamente alla produzione “interna” di innovazione, la cooperazione con terzi può produrre innovazione e valore per l’azienda, se gestita correttamente per farla diventare parte del know-how aziendale. Gli accordi di confidenzialità vengono dapprima presentati nella loro generalità (pro e contro), e successivamente analizzati nella specificità delle clausole che le costituiscono.

Un NDA (Non Disclosure Agreement) è definito come “un accordo mediante il quale una o più parti si impegnano a mantenere confidenziali determinate informazioni”: è un accordo a sé stante, a differenza delle cosiddette clausole di confidenzialità che sono contenuti in altri accordi, e che quindi ne dipendono sostanzialmente (es. contratti di subfornitura). Un NDA è una misura di protezione del segreto industriale e come tale tutelata dalla legge: in sua assenza, ed in caso di diffusione delle informazioni riservate, la legge non potrà fornire alcuna garanzia: un NDA costituisce quindi una misura di segretezza ai sensi dell’articolo 98 sopracitato.

Un NDA non è da considerarsi alla stregua di un contratto di sviluppo, non concorrenza, o di collaborazione, sia essa di ricerca & sviluppo o di fornitura: è invece un contratto preliminare che sovraintende a fasi contrattuali specifiche successive: deve essere utilizzato quindi nelle fasi di trattativa. L’indicazione di un termine (ovvero di un periodo entro cui questa trattativa deve concretizzarsi) non deve lasciare adito a possibili sviluppi di qualsiasi natura e come tale non deve essere equivocato.

La tipologia di impegni negli NDA è generalmente negativa, del tipo “non fare questo e quello”.

Gli NDA possono essere unilaterali o bilaterali, se rispettivamente obbligano una sola parte o ambedue. In quest’ultimo caso, si accrescono i rischi di vincolo sostanziale di una parte rispetto all’altra in prospettiva di sviluppi successivi, e di scarsa chiarezza (“commistione”) nella proprietà dell’informazione stessa.

Il brevetto è un diritto assoluto, e ne protegge l’utilizzo: il segreto non è legalmente protetto come il brevetto. Se si arriva con i propri mezzi a definire una metodologia che una terza parte ha brevettato, essa non può essere in alcun caso utilizzata, se non in presenza di accordi specifici, quali gli accordi di licenza. Se si arriva con i propri mezzi a definire la stessa metodologia mantenuta segreta da una terza parte, con cui non sussistono accordi di segretezza, essa può essere utilizzata. Se invece sussiste un NDA, non si potrà dire di non conoscere quel segreto, e quindi si perde il diritto di utilizzare quella stessa metodologia sviluppata in modo autonomo. Un ulteriore rischio consiste nella possibilità che a fronte di nuovi sviluppi messi in atto da una parte, l’altra parte possa affermare che tali sviluppi siano stati possibili grazie alle informazioni che sono state trasmesse in regime di NDA, e che quindi rivendichi dei diritti in merito. Ricevere informazioni riservate è un vincolo con effetti non solo nel presente, ma anche nel futuro.

Soggiacere quindi ad un NDA bilaterale può ingenerare vincoli nello sviluppo autonomo di una soluzione, contestazioni da parte di terze parti in merito all’utilizzo di informazioni confidenziali, e creare possibili confusioni nella proprietà di un’idea. Deve quindi essere studiato con particolare cautela valutandone i pro e i contro, anche in prospettiva di eventuali contratti di acquisizione di know-how e relativa proprietà intellettuale, evitandone la firma superficiale, senza le dovute riflessioni sulle implicazioni future.

Può essere utile investire della gestione della segretezza una o più figure che fungano da garanzia per evitare la diffusione di informazioni riservate, quali Project Managers o Capi Progetto.

Le considerazioni di cui sopra stanno a definire le caratteristiche generali dell’accordo di NDA. Segue la trattazione delle clausole di dettaglio, che costituiscono l’ossatura dell’accordo di NDA

• lo scopo dell’accordo (ovvero identificare le informazioni a cui si applicano gli obblighi contrattuali)
• la finalità (principalmente valutativa, non operativa)
• limiti di comunicazione (titolarità, esclusione dei diritti d’uso, esclusione di garanzie)
• obblighi (non divulgazione, non uso)
• durata degli obblighi (fissa o mobile, con obbligo di restituzione del materiale scambiato: i tempi devono comunque essere valutati attentamente – vedasi il caso della formula della Coca-Cola – e comunque essere commensurati al caso specifico, e tali da essere ritenute ragionevoli da un giudice)

L’oggetto di un NDA va specificato con chiarezza. In caso l’oggetto possa essere rivelato in poche parole, occorre procedere ad una protezione preventiva. In ogni caso, conviene utilizzare tecniche che permettono di individuare l’oggetto del segreto senza rivelarne in pienezza di dettaglio le caratteristiche.

Fare valere un NDA da un punto di legale è spesso difficile. Occorre quindi prevenire e limitare i danni da una possibile divulgazione comunicando lo stretto necessario che serve ad invogliare l’altra parte a firmare il contratto obiettivo, e non rivelando il cuore del segreto industriale.

Il segreto si difende prima di tutto non rivelandolo, e fornendo quello che effettivamente serve allo scopo.

Occorre inoltre porre attenzione alle diciture che sanciscono la proprietà intellettuale nella documentazione progettuale: un caso esemplare è la nota di proprietà intellettuale su un disegno di un componente eseguito da un fornitore su dirette indicazioni del committente, che ha costituito vincolo per il deposito di un brevetto da parte di quest’ultimo.  Queste note possono avere un sostanziale valore legale, e vanno generalmente apposte a garanzia dei propri diritti.

Alcuni NDA prevedono l’indicazione di penali, che possono essere causa di loro rigetto e di impugnazione da parte del giudice in caso di valori irragionevoli: vanno quindi valutate con grande cautela, ed utilizzate in caso di informazioni particolarmente importanti.

Gli NDA sono estremamente funzionali ai processi di Due Diligence per Merging & Acquisitions. La quantità di informazioni necessaria è sicuramente notevole, ma anche e soprattutto in questo caso è importante dosarla in funzione dell’interesse specifico. In particolare, la presenza della documentazione di prodotto è fondamentale per garantire che il know-how aziendale sia codificato e disponibile.

L’indicazione del foro competente è generalmente il foro di chi dà l’informazione, anche se in molti NDA non è espressamente richiesta. In caso di accordi con paesi extraeuropei, le cause legali diventano estremamente difficili se non impossibili.

Laura Marengo chiude la conferenza con importanti raccomandazioni in merito alla gestione dei segreti industriali da parte dei dipendenti: sottolinea l’importanza della loro formazione e della sensibilizzazione, considerato che in molti casi la fuga di informazioni riservate è determinata non da dolo ma da disattenzione e superficialità. Una figura di garanzia può essere il Capo Progetto che regola e controlla le informazioni che fluiscono da/per l’esterno, e richiama i collaboratori all’importanza del mantenimento della segretezza. La legislazione italiana contiene norme specifiche per l’obbligo di fedeltà dei dipendenti (Art. 2105 Codice Civile), che vieta azioni di concorrenza con l’azienda e la divulgazione di notizie attinenti alla sua organizzazione, per i soli dipendenti (non per consulenti ed autonomi, per cui è necessario imporre una clausola di riservatezza nel contratto). E’ fortemente raccomandato stilare accordi di riservatezza con i dipendenti che specifichino in dettaglio i segreti commerciali e le sanzioni disciplinari previste in caso di violazione (Art. 2106 Codice Civile), meglio durante la fase di assunzione. Deve essere inoltre formalizzato il mantenimento della segretezza anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per un periodo predefinito. I patti di riservatezza sono a titolo non oneroso per l’azienda, mentre quelli di non concorrenza lo sono, ne va indicato il valore in busta paga, e determinati in durata ed area geografica. L’acquisizione di informazioni riservate può avvenire in diversi modi (si segnalano contatti di dipendenti chiave da parte di società che hanno proposto consulenze telefoniche): l’importanza della sensibilità del dipendente alla segretezza è fondamentale.

L’evento si chiude con il tradizionale ottimo aperitivo di networking, durante il quale è stato più volte espresso l’interesse per l’argomento specifico e la sua fondamentale importanza nella cultura di impresa.

Redazione a cura di Michele Verdi, Socio CDT e membro del Team TS